11月12日-13日，由中国汽车工程学会、中国汽车技术研究中心有限公司、宝鸡市人民政府联合主办的“中国汽车知识产权年会”隆重召开。本年度中国汽车 知识产权年会以“知识产权铸就创新发展之基”为主题，更多元化的国际视角全新定位，围绕知识产权管理提升与增效，汽车知 识产权发展的政策导向、国际形势，以及如何进行诉讼风险应对展开交流。峰会期间，上海弼兴律师事务所主任合伙人 薛琦发表了题为“专利创造性答辩思路剖析”的主旨演讲。
上海弼兴律师事务所主任合伙人 薛琦
以下为演讲实录：
大家好，问大家一个问题，一项发明创造，它的价值有多大取决于什么？当然有很多原因，本身的技术怎么样，它本身的经济上面怎么样，还有一点在法律上怎么样，所谓在法律上怎么样是指它能不能获得专利权，获得专利权的保护范围有多大，它的法律的稳定性多大，这个取决保护力度、保护强度多大，以及专利的运营的潜力多大，所以这个取得一项专利权是非常重要的。取得一项专利权，获得专利权，怎么获得高质量的专利权呢？我举以下三个方面，第一个本身技术如何，第二个审查员怎么审查，第三专利代理师怎么答。在这里面，一项发明创造或者专利权有很多的条款对它进行约束，当然这里面最重要的一个问题，就是创造性的问题，创造性是里面的难点、重点。
审查人员审查这个案子的时候，涉及很多条款，最关注的就是创造性问题。对创造性怎么答复，既针对审查人员的论点辩驳，又能建立自己的一套体系阐述，显得尤为重要。所以今天给大家分享这个主题，专利创造性答辩思路如何剖析。分了三个部分，第一个部分花几分钟，第二个部分最重要，最后一个部分花一两分钟讲一下。这个时间很短，130万字的书，我用20、30分钟讲完非常困难，我基本只能点到为止。
专利法是非常有趣的法，一项发明创造，通过专利法，给它各个方面戒严，从而给它权利，新颖性是界定一样还是不一样，一样的东西不给保护，不一样才给保护，你不能把别人口袋的东西拿到自己口袋。你不和别人不一样，是不是就能保护，不是的，你跟别人不一样，你想到了，别人想到了，保护你不值得，也不一定，新颖性解决能不能保护，创造性解决值得不值得保护，只有达到一定的发明创造的高度才给你保护，你想到了，别人想不到才给你保护。
创造性的法律溯源在那里，就是关于创新的高度问题，创新的价值越大，越给你保护，越给你保护，范围越大，那么对于创造性和新颖性，创造性是组合对比，你不仅仅和每个不一样，别人的合在一起，不容易想到你的发明创造，是组合对比，是跟现有技术对比，现有技术就是公开的在你的申请之前的技术，可以是专利文件也可以是非专利文件，优先权就不解释了。什么叫为公众所知，你说我不知道没有关系，如果你想知道就可以知道，如果一个技术是社会想知道就可以得到就叫大众使用所知，有很多可以方式可以公开。
大家看一下这是对创造性的表述，怎么来看呢？就是看这个技术方案和技术效果，一手技术方案，一手技术效果，技术方案相差很大，技术效果相差无几，有创造性，技术效果相差无几，技术方案相差很大，也有创造性。
我们创造性的三步法，第一步确定最接近的现有技术。怎么确定，根据解决技术问题、技术效果、技术特征界定，公开的技术特征最多的就是最接近的现有技术。第二步，确定发明的区别技术特征和发明实际解决的技术问题，区别技术特征是增加、减少、替换，不是仅仅的不同，你多了少了，都是。效果的比较，有没有改善效果，你强度是50，我强度是100，这是改善效果，另外还有实现新效果、克服某种缺陷、效果相当的比较，如果为了实现相当的技术效果，提供不同的技术方案，也依然有创造性。第三步，判断是否非显而易见，意思就是说如果我确定了技术特征，我去看了能不能在别的现有技术里面，给出了启示，把这些区别技术特征应用在最接近的文件里面，结果产生了你的发明创造，如果给出了这个启示，就叫做没有创造性，叫做显而易见，这个是最复杂的。
那么在这里面我们有一个，谁来判断呢？虽然审查员来审，审查员是以谁的视觉判断，有一个所属领域技术人员，这个是虚拟的，他无所不知，申请之前的所有事情他无所不知，但是不具备创造力，我知道，我只是机械，没有办法结合，没有发现性的思维，没有突破性的思维，这个所属领域的技术人员，是虚拟人员，在我们国家相当我们本科生，硕士博士都有自己的创造能力了，但是他也不是小学生、也不是农民，也不是下岗工人，更不是院士、博导，很多审查人员审查，审查人员都是硕士、博士，审查的视觉比所属技术人员高了，他有创造性，你要把他拉回所属领域的技术人员的视觉看。
突出的实质性特点，技术的起点，确定接近的现有效果，最后判断是否显而易见的有益的效果。发明取得有益的技术效果，更好的技术效果，提供一种技术构思不同的技术方案，技术效果和现有相当代表某种技术发展趋势，虽然审查可能有，但是实践中不容易应用，很多的时候，一个新的技术出现，你一开始并不知道是哪些技术可能最后会胜出，几十年前，为了看电视，让电视更加清晰，有很多技术。尽管某一方面有负面效果，但是其它方面有明显技术效果，什么意思呢？不能指望一个方面创造什么都好，我对专利的一句话就是只看好的，不看差的，如果你能证明你一个技术在一个点上比别人好，哪怕在其它点上比别人都差，你都有创造性。
这个是实用新型与发明的创造性判断标准差异，很多人对实用性和发明有误区，认为实用新型不值钱，保护力度不够，专利不稳定，侵权赔偿数额低，这都是误区，结合我们讲的这个东西，实际对于同样的发明创造，你同样申请发明的创造性，假设都授权，实用新型的创造性比发明性还高，更不容易把实用新型专利无效，实用新型是中国非常好的制度，对创造性的要求比较低，别人不容易无效，审查人员对发明专利提无效，可以从其它领域找，对实用新型只能从所属领域找，同样的技术，发明地方大，很容易找到，实用新型地方很小，不容易找到。所以实用新型比发明更有利，如果你的发明创造，使用寿命，市场周期在十年以内不如申请实用新型，价值并不比发明低。
我们看一下创造性的答辩思路，我分两块，一个纵向、一个横向，纵向是指我拿到审判通知说没有创造力，怎么办？横向的是讲我有哪些突破点，怎么突破。
第一种情况，答复质疑创造性的审查意见的处理步骤：
一是审核审查员引用的对比文件内容是否属于现有技术。
二是准确理解审查员的意见，审查意见们两个部分，一个是表格部分，一个是正文部分，表格里面看勾选情况，有三种情况，确定意见，经过修改、经过授权，第二个叫做不确定性意见，能不能授权、是不是驳回不确定，第三种是否定性意见，我们认为你没有可以授权的实质性内容，你再怎么修改，也不能授权，看到这三个你心里面有一个谱，怎么答，下来是仔细阅读正文部分，遇到审查意见表述不清楚、理解上不能完全确认的情况下，应该及时和审查员沟通。
三是初步分析、给予申请人尽可能全面的建议，简要概述审查意见的要点，使申请人准确理解审查员的意见，提供经过专利代理师分析整理后的可行的答辩方案，告知答辩期限。
四是申请人和审查员进行沟通。
五是确定答辩方案，你给了建议以后，到底用那个方案，综合考虑专利法要求、审查员的审查尺度和申请人需求以及确定修改方案。创造性论述应与权利要求相对应，讲创造性讲什么，这件专利有创造性讲什么，讲这个专利保护的技术方案有创造性，这个技术方案对应全要求的。另外尽可能多面多角度的论述创造性，讲创造性不害怕啰嗦，讲创造性像拔萝卜，山羊拔没有拔出来，大象没有拔出来，最后小老鼠拔出来的，说明你这一句话就把创造性达到了。
另外还有确凿证明所属观点，避免不利证据的使用。
最后就是撰写意见陈述书，怎么撰写呢？
1、整体安排，针对不同情况，有不同安排。第一次答辩，按照正常的情况，正面的阐述，三句话去讲，先讲事情特点，然后讲显著进步，如果已经到第二步，在审查员针对的论点上进行针对性的答辩，没有必要平铺直叙。如果有涉及到其它的因素，你可以另起一段去答。
2、创造性的基本模型，怎么论述事情特点，确定现有技术，确定技术特征解决的计数问题，第三判断是否非显然意见，这里面我指出来几点，第一动笔前理清思路，提炼总结出准备阐述的论点，尽量采用帽子身子鞋子的形容方式，讲任何一个东西要有论点论证结论。
3、另外论述应该针对审查意见有明确的针对性。
4、合理布局论述中的破与立。
5、合理安排主次先后顺序。
6、论述的内容应该有理有据，避免空洞无力。
7、善用小标题，合理分段、重视视觉效果上的逻辑清晰性。
怎么论述发明具有显著的进步，显著的进步就是讲技术效果，就是我前面讲的那四点。对语言表达要注意这几点：
1、避免过激语言，营造良好的沟通氛围，客观论述创造性。
2、句句斟酌，避免对后续程序带来风险的表述。
3、语言应该精准，避免过多重复啰嗦。
刚才讲了步骤怎么做，到底怎么来挖掘论述创造性的突破点。以审查员否定创造性所引用的对比文件内容不属于现有的技术为突破点。比如说对比文件公开日在申请日请的申请日之后。还有审查人员引用附图等。
挖掘突破点：
一是技术角度挖掘突破点。有三种方式 ，因为疏忽而找漏区别特征，还有对这一句话理解有误，还有没有站在本领技术人员的角度，他站在更高的角度了。
二是技术效果上挖掘突破点，我指出了五种情况，比如说明书没有说明好处，但是数据可以看到这个好处，依然可以说有这个好处，还有对效果数据挖掘，通过逻辑推导分析，还有依据研发历程，阐述更优技术效果。
三、专利法的角度挖掘突破点。一是只是关注技术方案的比较，忽略技术效果的比较，技术方案差不多，但是我如果去看技术效果，技术效果相差很大，有创造性。二是只关注技术效果的比较，三是割裂的评价单个区别技术特征，忽略技术特征之间的组合关系。四是只抓住对比文件只言片语，未从现有技术整体理解所给出的技术启示。五是未以所属领域的技术人员的视觉判断非显然意见性。六是主观低估发明的创造性，事后诸葛亮，这里面有六种情况，比如技术方案特别简单的发明创造、技术原理已知的发明创造、经有限的试验获得的发明创造、进行常规实验手段获得发明创造、基于现有技术本领域技术人员有能力获得的发明创造、现有技术给出了可能但非必然的预期的发明创造。七是对非显而易见性的判断违背专利法设立的宗旨。
发明解决了人们渴望解决但始终未能获得的发明创造，发明克服了技术偏见、发明取得了预料不到的技术效果、发明在商业上获得了成功、可用于创造性论述的其它点。还有要看专利的价值怎么样，市场价值多大，本身跟发明创造没有关系，如果有了可以讲了。
这是专利创造性答辩突破点的思维道路。刚才讲那么多，就是这本书，130万字，我们团队用7年多时间写出来的，将近一千页。9月份刚出版，很多人说老师你把你压箱底的东西拿出来，这个没有关系，大家如果通过这本书，把本来应该驳回的结果授权了，本来保护范围小，结果保护范围内大了，看我们这本书非常有意义，这本书有非常多的原创。每一个案例都有一个部分叫答辩思路部分。这也是我们的原创。
谢谢大家，时间关系，抱歉，我拖堂了。
（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅，仅作为参考资料，请勿转载！）
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