11月12日-13日，由中国汽车工程学会、中国汽车技术研究中心有限公司、宝鸡市人民政府联合主办的“中国汽车知识产权年会”隆重召开。本年度中国汽车 知识产权年会以“知识产权铸就创新发展之基”为主题，更多元化的国际视角全新定位，围绕知识产权管理提升与增效，汽车知 识产权发展的政策导向、国际形势，以及如何进行诉讼风险应对展开交流。峰会期间，陕西省高级人民法院法官 吴娜发表了以“知识产权惩罚性赔偿的制度解读与应用”为题的主旨演讲。
陕西省高级人民法院法官 吴娜
以下为演讲实录：
今天感觉很荣幸，咱们组委会能请我来参加这个会议，来了之后感觉这个会议确实办得比较高大上，自己也是在这个领域中有一定的实践方面的经验，今天想跟大家一起分享一下。
今天我讲的这个题目是“知识产权惩罚性赔偿的制度解读与应用”，在讲之前先给大家简单介绍一下，我们陕西省在知识产权实践方面基本的概括，从大家普遍的了解来说，陕西省在知识产权保护这方面，之前做的影响力并不是很大，但是从这两年来看，我们受理的知识产权案件数量确实在逐年增加，从17年一千多件，到18年上涨到全省三千多件，到19年是4600多件，今年我们大概统计了一下，今年应该要受理五千多件。专利案件现在已经统一由西安知识产权法庭统一管，在西安知识产权法庭这块有10名法官，每个法官配有助理和书记员，对这块我们非常重视。我现在在省高院的民三厅，负责知识产权二审案件，这块除了知识产权以外还有一部分涉外案件，在知识产权这块，我们负责二审案件审理，还有在审案件，以及具体出台全省制度规范这方面。
目前陕西省近年来我们也是处理了一些案件，可能也产生了一定的影响，之前有一个白水杜康案件，这个案例是个不正当竞争的，我们做出之后对于后来反不正当竞争法修改也产生了一定影响。这两年也是省里比较典型的案件，大家可能也知道最近我们正在审理一起还没有做出结果的案件，相信大家也比较关注，因为那个案子涉及标准必要专利，我们对这方面进行了大量研究，邀请省内省外几十名专家，专门对标准必要专利进行反复论证，在那个案子中也涉及要不要适用惩罚性赔偿问题，今天我也就惩罚性赔偿制度跟大家做一个简单分享吧。
今天大概给大家讲的有三个方面，第一方面简单介绍一下惩罚性赔偿制度；第二方面讲一些具体案例，在实务中怎么应用；第三方面给大家提一些简单建议，在企业如果知识产权布局的时候应当怎么去做，可以具体适应我们现在包括新出台的专利法的规则。
先简要介绍一下惩罚性赔偿它这个制度建立与发展的过程，首先是最早的我们法律中出现惩罚性赔偿制度是在2013年的商标法中，在2015年专利法送审稿中又对惩罚性赔偿进行了规定，后来中央完善完善产权制度，依法保护产权制度中对此进行了论述，后来商标法，反不正当竞争法都进行了明确，2019年两办出了文件，这块具体说加快专利和著作权领域引入侵权惩罚性赔偿制度，我们陕西省也在研究关于怎么落实两办文件，到去年都在做这个事情，今年4月份最高院出了全面加强知识产权司法保护的意见，我们省院今年也出了一个实施意见，在实施意见中也明确说了我们要加强惩罚性赔偿制度的应用。可以说从上到下都有关于这个制度具体的落实。
今年还有推进计划，最近国家知识产权局也来陕西省检查了，主要也是检查两办意见以及推进计划的一个落实情况，所以可见国家这块对于现在的知识产权保护非常重视，并且也是在通过各种方式去加大知识产权保护的力度。到今年民法典通过之后可以说把惩罚性赔偿已经拓展到知识产权保护的整个领域，到最近刚出台的专利法，再一明确了惩罚性赔偿1倍以上，5倍以下的标准，所以现在可以说惩罚性赔偿制度已经在我们整个知识产权领域有了明确规定。这个也是对我们实践而已，也是应用有一定的依据，毕竟对于法院来说，如果之前仅仅是政策性导向，没有具体法律规定的话，从我们实践角度而言确实法官还是有一些顾虑，不是很敢用，目前这个制度已经有了一定应用的基础。
第二方面，关于制度方面，我想讲一下构成要件的问题，对于惩罚性赔偿具体怎么应用先看构成要件，一是主观要件，二是客观要件，这个主观要件，民法典用了故意这个词，到后来的专利法就开始用故意，但是从我们实践来看，我们认为这个故意至少得是直接故意，并且要跟他具体的情形结合起来应用这样的制度。从我的理解恶意要求的其实比故意程度会更深一些，但是怎么判断呢？这个确实也是通过一些案例进行总结，以及我们最近出台了关于赔偿的一个指导意见里，我们总结了一些基本上适用的条件，分为以下几个方面：
1、重复侵权，具体指法院做出过这样类似的判决，或者是形势机关已经做出了认定的侵权，包括你去申请专利，然后专利被宣告无效等各个方面，可以证明它有重复侵权的行为。
2、掩盖侵权，有具体毁灭证据的，这个在诉讼中也会加重处罚。
3、知识侵权，只能证明它在主观上明知这种行为。
4、知名侵权等。
二是客观要件，我们判断也是结合他是不是存在这样的情形，判断它主观上是否存在直接的故意或者恶意，仅仅从说评价一个人的主权，从咱们司法实践角度确实很难判断，所以也要他客观方面，有的甚至9年、10年去侵权，我们预检的很多案子双方之前有无数个纠纷，你明明已经知道这种情况了，他不停申请专利无效，或者已经知道这个专利侵权了还要自己申请注册一些类似的专利，在这种情况下可以认定他存在恶意情形。客观要件也是分了这四个方面，具体要根据案件事实和证据进行综合盘。
下面讲一下惩罚性赔偿的具体数额如何认定的问题，这个基本上现在相关的法律中规定，基本上是一致的，根据被侵权人的损失，侵权人的获利，或者是许可费1-5倍来计算惩罚性赔偿。这里列出的公式也是我们最近出台的指导意见里，我们给大家建议的这么一个计算公式，之前很多案子里我们也去看，实践中应用的时候，没有说考虑知识产权贡献率这个问题，但是我们觉得这个确实现在是实践中，大家反应越来越多的一个问题，因为很多案子中它本来的这个产品本身，可能价值很高，但是知识产权这块具体涉及的它这个商标、专利，在这个产品中它的贡献到底有多少？这个确实是，如果不同的人来判断就因人而异的一个东西，所以我们就提出了知识产权贡献率的概念。具体的话，在实践中可以根据大家，当事人的申请、委托，知识产权评估服务机构对知识产权贡献率进行评估。
举个简单例子，我们受理涉及超级飞侠，万达起诉到我们这来，它认为说很多蛋糕店用了它超级飞侠形象，有些是立体性表达，它就认为侵权人所有的获利，就是它一个蛋糕卖200块钱都能算为侵权人的获利，这有一个具体判断问题。有些人不理解，现在家里没有孩子的，我买这个蛋糕可能就是为了这个口味本身，蛋糕好不好吃什么的，以至于你说的是不是超级飞侠也好，或者是其它的什么迪士尼，对我们没有什么影响。有一些人就说我可能买这个蛋糕就是冲着这个超级飞侠去的，具体的他能对这个产品产生多大贡献就有一个需要评估的问题。
下面讲第四方面，关于制度设计的举证责任分配问题，在举证责任分配这方面，我们一般的处理首先是原告需要对于这个赔偿的计算方法以及它计算方法的依据，数额怎么计算出来的原告首先应当负举证责任，如果被告对这个不认可的话，也可以提出一些赔偿的方法和数额，在我们所有案件中确实证据才是民事诉讼你想致胜的一个法宝，包括咱们一开始知识产权研发，你到最终的申请专利，申请商标，以及最终产生纠纷之后如何处理，最重要的我认为要掌握证据这一块。目前的情况而言，为什么我们现在实践中很少能适用赔偿，因为惩罚性赔偿对证据要求比较高，首先你要举证证明你的损失、你的利润，相应的许可费，还有适用的前提，这块对于证据这块确实要求比较高。但是现在我们也探索去适用相关的，咱们说的证据僻陋与举证妨碍制度，这个前提也是咱们要证明被诉的侵权人他掌握了侵权获利的相关证据，包括它的财务帐册以及相关资料等，这种情况下可以依据原告申请，或者责令被诉侵权人披露相关证据，被诉侵权人具有披露证据的义务。如果能确定案外人掌握这个证据，如果案外人违反证据披露义务的话同时也规定了对他们相应的处罚，这个制度咱们适用有一定基础。法院在处罚时也要根据情节轻重来规定是追究他何种责任。
这个给大家列了一下我们最近刚下发的指导意见，明确了惩罚性赔偿适用的情形，计算的标准，具体怎么计算问题，以及包括恶意应当怎么认定，情节严重应当怎么认定，在我们指导意见里也有规定，向各中院也下发了，之后大家在具体适用时有一定标准，这也利于我们整个陕西省在处理相关案件的时候，可以裁判的统一性。
第二方面，我想给大家介绍一下惩罚性赔偿在实务中的应用。
这方面先想说一下咱们目前应用的一个现状问题，首先是关于惩罚性赔偿，这个确定如果大家在诉讼中，如果需要提及必须是在给法院这块明确进行一个请求，现在很多人来我们法院诉讼的时候，列的诉请都不是非常明确，具体适用哪一条，包括有一些人承担连带责任，但是没有具体依据，最高院也规定了，因为我们之前处理了很多案子，譬如你在大明宫买一个家具，家具出现问题了，你想让大明宫去承担责任，包括我们处理很多商场卖了一些假的名牌包，LV，MCM这些，你想让商场承担责任的时候，你这块必须要列明具体的依据是什么，像这个商场要不要承担？我们这块研究了一下，目前可以考虑帮助侵权这一块，但是要证明帮助侵权也是需要进行举证，因为帮助侵权必须是主观上明知有故意这块。这块大家可以考虑一下，在举证的时候，你无论适用惩罚性赔偿也好，法定赔偿也好，这块必须向法院具体列明。
二是难以判定主观恶意问题，比如同一个案件在有些法院大家反映，认为它已经构成恶意了，有些法院对这个认定有些差距。
三是难以确定赔偿的基数和赔数，这块确实得靠我们前期把证据确定好。
四是应用案例较少，因为好多案件考虑了惩罚性赔偿这个因素，但是真正适用惩罚性赔偿的确实比较少。
这块给大家介绍一些案例，我们为什么没有列陕西省的案例，因为陕西省实务中惩罚性赔偿比较少，之前有一个关于西凤酒华山论剑案子，那个案子一审赔偿数额比较低，可能判了几万块钱，后来我们二审大幅提高了赔偿数额，因为他们确实没有关于侵权的损失、获利、许可费举证，在这个案子中我们考虑有几点，首先是华山论剑商标，华山论剑确实这个产品知名度比较高，另外侵权人恶意比较明显，在反复告知后他还有侵权行为，产生影响比较大，销量比较高，所以在二审提高了他的赔偿数额。现在主要给大家介绍在惩罚性赔偿几个比较知名的案例，首先这个是喜茶案，这主要考虑了惩罚性赔偿的因素，考虑了注册商标知名度、纠错态度、侵权形式、期间、后果、影响，以及权利人为侵权所支付的合理支出，综合确定了一个赔偿数额，而且他已经给被特许人提供了特许经营服务，所以说他是获取了收益，所以受理时对赔偿数额进行了较高数额的赔偿。
第二个是斐乐案，这个是用了惩罚性赔偿，斐乐商标确实也是比较著名，这个在论证时说是同类商品经营者，并且在天猫、京东、淘宝和其它网站上使用这个商标，销售金额巨大，这是咱们适用的前提，并且他通过商标局申请过类似商标并且对他进行了驳回，就说明他主观恶意这方面，最终按他侵权获利的3倍赔偿了数额。在侵权获利时他没有考虑过具体的知识产权贡献率问题，是根据营业利润来计算的，营业利润除了扣减掉他的成本、税金、附加费用还扣减了一部分的销售费用、管理费用和财务费用，综合来说他对外销售的总共是三个品牌，也没有具体每个品牌的销量，就算了他整个营业利润的三分之一，这样的计算方法。然后在判决的时候，可以说判决的金额就比较高，判到了经济损失791万元，合理开支41万元，这块的合理开支，咱们要有律师费必须提供律师的代理合同以及相关的发票，现在对这块也是按照最高院的精神，如果你们没有相关的票据，但是能证明这个一定会支出，并且有一定的合理性，数额没有明显过高的话法院也是会支持的，不会像以前卡得那么严。
还有这个案子是抖音案，它在展会上多出用了抖音以及今日头条的注册商标，还在宣传中也宣称他邀请到了抖音总部，在会议中多次宣称自己是抖音、今日头条企业认证地区的授权代理商。这个案子最终法院考虑到了惩罚性因素，因为他说在商业活动中被授权的费用要高达1940万元，法院考虑到惩罚性赔偿计算基数，认为商业活动，商标授权的许可使用费与本案侵权实事，不能形成一一对应关系，所以按照法定赔偿，考虑到惩罚性因素来确定了赔偿数额。咱们可以看一下这个案子列的惩罚性因素主要是以下六点，这个也是我们普遍在实践中会考虑到的几种情形，这个案子说得比较明确，一是侵权持续时间问题，二是它品牌价值问题，三是品牌驰名度，它是驰名商标，知名度高低的问题，四是他涉及到公司注册资本这块，也是侧面反应这个商标可以给他带来盈利性收入问题，五是他的主观恶意，在明知没有商标授权许可，六是市场影响力问题，最终判决金额相对而言就比较高，就商标和不正当竞争进行了判决。
我们究竟哪些情形应该主张商标侵权，哪些情形是主张不正当竞争，这块给大家建议，如果咱们是存在有注册商标的，肯定首先考虑的是注册商标的问题，如果对于注册商标这块不能明确确定侵犯没有注册什么的，包括商品名称、企业名称这些的话，我们可以通过不正当竞争来起诉。
下面一个案子是平衡公司运动器材案件，也是明确适用了惩罚性赔偿。这个涉及使用了他们的标识以及公司名称。
为什么之前的这些案子集中于商标不正当竞争比较多，因为咱们相关案子比较少，这个也是按照获利3倍确定惩罚性赔偿数额。具体的理由可以说跟刚才那个案子考虑因素差不多，就是这几点，这个也是最终判决金额，已经全额支持。
第三方面，想给大家简单说一下，知识产权惩罚性赔偿对于企业知识产权布局的一个启示。这一点刚才在中间介绍的过程中，我们也穿插着给大家讲这三个方面吧，一个是证据保全问题，二是制定长期策略，三是提前排查风险，这个也是给大家说最关键的，包括一旦发现有相关侵权实事之后，首先我们可以发警告函、律师函，保全这方面证据再证明他恶意就比较容易，还有商标要制定长期策略，现在好多人说打擦边球的非常作，我们现在受理很多商标案子已经不像一简简单单的。之前有个长城葡萄酒案子，可能就是咱们从普通人来说，我用一个这样的葡萄酒名字属于一个通用名称，结合它整个产品的使用而言，确实有恶意攀附人家知名度的恶意所以综合考虑。包括我们注册商标、申请专利，最开始的时候就考虑到如何去布局的问题。
今天跟大家简单分享了一下我们实践中处理一些案例的心得，可能有说得很多不当的地方请大家包含，所说的这些观点仅仅是我个人的观点，大家有什么问题咱们可以私下进行讨论，主要就是这些，谢谢大家！
（注：本文根据现场速记整理，未经演讲嘉宾审阅，仅作为参考资料，请勿转载！）
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